안녕하세요. 김앤장 법률사무소 출신으로, 현재 특허법률사무소 도아의 대표 변리사로 활동하고 있는 조영록입니다.
본격적인 실무 지식을 전해드리기에 앞서, 저희 변리사들의 핵심 약력을 짧게 소개해 드립니다.
이 글의 신빙성을 더하기 위함입니다.
대표 변리사 2인 전원 서울대학교 학·석사 및 김앤장 법률사무소 출신
현대자동차 법무실 경력 및 LG에너지솔루션 배터리 특허 전담 대리
애플, 엔비디아, 테슬라, 텐센트, 쿠팡, 아우디 등 글로벌 기업 특허 출원 및 대리
국내외 대기업의 수많은 하이테크 특허 소송과 권리화 최전선을 직접 경험해 본 전문가로서 단언컨대, 의견제출통지서(OA)는 내 특허를 무조건 거절하겠다는 사형선고가 아닙니다.
이는 오히려 내 발명의 권리 테두리를 한층 더 견고하고 단단하게 다듬기 위해 거쳐야 하는 지극히 정상적이고 필수적인 법적 조율 과정에 가깝습니다.
특허 OA 대응을 어떤 전략으로 풀어나가느냐에 따라, 무의미하게 묻힐 뻔한 아이디어가 10억, 100억 원 이상의 독점 가치를 지닌 자산으로 재탄생할 수 있습니다.
목차
1. 특허청 심사관이 보낸 의견제출통지서(OA), 거절 사유의 법적 근거를 어떻게 구별해야 하나요?
심사관이 지적한 거절 사유는 크게 이미 공개된 기술과 완전히 동일하다는 ‘신규성 미비’와, 기존 기술들을 조합해 쉽게 유추할 수 있다는 ‘진보성 미비’ 두 가지로 명확히 분류하여 파악해야 합니다.
의견제출통지서를 송달받았다면 가장 먼저 심사관이 왜 내 발명에 제동을 걸었는지 특허법상의 근거를 정밀하게 분석해야 합니다.
대다수의 거절 통지는 특허법 제29조에 기반합니다.
신규성 거절 (특허법 제29조 제1항): 내가 출원한 발명이 이미 세상에 알려진 기존 기술(선행기술)과 구성요소 측면에서 완전히 똑같다는 지적입니다. 이때는 내 기술만이 가지고 있는 고유한 구성요소를 청구항에 반영하여 물리적인 차별성을 입증하는 방식으로 대응해야 합니다.
진보성 거절 (특허법 제29조 제2항): 기존에 존재하는 두세 가지 기술을 단순히 결합하면 해당 분야의 통상적인 전문가가 너무나도 쉽게 고안해 낼 수 있다고 판단한 경우입니다. 실무에서 마주하는 대부분의 OA는 이 진보성 거절에 해당하며, 이 결합의 논리를 깨부수고 반박하는 단계에서 변리사의 실력 차이가 극명하게 갈립니다.
2. 거절 사유를 극복하고 권리 범위를 안전하게 지켜내는 특허 OA 대응의 핵심 서면 작성법은 무엇인가요?
청구항의 범위를 법리적으로 조율하는 ‘보정서’와 심사관의 논리적 맹점을 기술적으로 반박하는 ‘의견서’를 상호 보완적으로 유기하게 결합하여 작성해야 합니다.
심사관의 거절 사유를 극복하기 위해 특허청에 제출하는 문서가 바로 보정서와 의견서입니다.
이 두 서면은 각기 독립된 서류가 아니라 철저하게 계산된 기술적 근거를 바탕으로 유기적으로 움직여야 합니다.
권리 손실을 최소화하는 정교한 ‘보정서’ 설계: 당장의 거절을 빠르게 모면하기 위해 심사관이 제시한 선행기술의 조건들을 청구항에 무비판적으로 다 수용하여 문장을 장황하게 늘리는 대리인들이 있습니다.
이는 등록 성공률은 높일 수 있겠지만, 향후 경쟁업체가 사소한 구성 하나만 바꾸거나 빼고 모방해도 제재할 수 없는 유명무실한 ‘껍데기 특허’를 만드는 원인이 됩니다.
명세서 본문에 숨겨져 있던 발명 고유의 핵심 파라미터나 구성 간의 특수한 결합 관계만을 미세하게 한정하여, 권리 범위는 최대한 사수하면서 거절 논리만 정확히 비껴가야 합니다.
기술적 인과관계로 설득하는 ‘의견서’ 작성: 의견서는 주관적인 억울함을 호소하거나 우리 기술이 얼마나 뛰어난지 감정적으로 설득하는 글이 아닙니다.
심사관이 펼친 논리의 모순을 지적하는 정밀한 법리 서면이어야 합니다. 심사관이 “A 기술과 B 기술을 합치면 내 특허와 똑같다”고 주장한다면, 두 기술의 메커니즘이나 물리적 구조가 상충하여 실제로는 결합하기 어렵다는 점을 기술 이론으로 증명(결합의 곤란성)해야 합니다.
또한 기존 기술의 단순 조합으로는 결코 예측할 수 없었던 독자적인 효과(현저한 효과)를 객관적인 데이터나 비교 분석표로 제시해야 심사관을 설득할 수 있습니다.
3. 내 기술의 가치를 100% 지키는 올바른 대리인의 특허 OA 대응 기준은 어떻게 확인하나요?
단순히 등록 서류를 만드는 행정 처리가 아니라, 선행기술과의 명확한 ‘기술적 메커니즘 차이’를 기반으로 미래의 권리 영토를 확정 짓고 있는지 점검하셔야 합니다.
특허 OA 대응은 내 비즈니스의 독점적 장벽을 확정 짓는 최종 관문입니다.
만약 통지서를 받고 대응책을 준비 중이시라면 지금의 조력이 다음의 기준을 충족하는지 반드시 확인해 보시기 바랍니다.
선행기술과의 차별점을 단순한 어휘 바꿈이 아닌 깊이 있는 ‘기술적 메커니즘 차이’로 설명하고 있는가?
등록 수치에만 급급하여 청구 범위를 필요 이상으로 좁힘으로써, 향후 사업적 무기(카피캣 제재)로서의 가치를 잃게 만들지는 않는가?
초기 출원 단계나 OA 대응 과정에서 청구범위가 부실하게 설계되어 등록된 특허는 나중에 기술 분쟁이 발생했을 때 아무런 방패막이가 되어주지 못합니다. 게다가 등록이 완료된 이후에는 이를 소급하여 넓히는 수정도 원천적으로 불가능합니다.
만약 기존에 특허를 진행하던 대리인이 “청구항을 대폭 줄여서 그냥 빨리 등록증부터 받자”고 하거나, 거절 이유에 대한 명확한 우회 돌파구를 제시하지 못해 답답함을 느끼고 계셨다면 각별한 주의가 필요합니다.
대리인의 편의주의적 성향 때문에 대표님의 소중한 발명이 가치 없는 껍데기 권리로 변하는 순간일 수 있기 때문입니다.
꼭 저희 특허법률사무소 도아에 사건을 다시 맡기지 않으셔도 괜찮습니다.
지금 안내받으신 대응책이 대표님의 기술 가치를 온전히 지켜내는 정답이 맞는지, 제3자의 전문적인 시선에서 철저하게 교차 검증해 드리겠습니다.
특허청으로부터 받은 통지서와 명세서 서류를 아래 링크를 통해 편하게 접수해 주시면, 김앤장 법률사무소와 현대차 법무실 최전선에서 고난도 거절 이유를 해결해 온 경험을 바탕으로 대표님의 기술을 가장 단단한 독점 자산으로 완성할 수 있도록 성심껏 돕겠습니다.
감사합니다.
특허법률사무소 도아 대표 변리사 드림