세 가지를 모두 넘어야 하지만 난이도는 전혀 다릅니다. 산업상 이용가능성은 사실상 통과 관문에 가깝고, 신규성은 출원 시점을 지키면 대체로 해결됩니다. 실제 승부는 진보성에서 납니다.

조건 1 · 신규성

출원 전에 이미 공개된 기술은 특허를 받을 수 없습니다. 여기서 말하는 공개에는 본인이 한 공개도 포함됩니다. 논문 발표, 학회 포스터, 블로그 게시물, 유튜브 영상, 전시회 출품, 크라우드펀딩 오픈, 제품 판매 개시가 전부 해당됩니다.

본인이 공개한 경우라면 공개일로부터 12개월 이내에 공지예외를 주장하며 출원해 구제받을 수 있습니다. 다만 그사이 제3자가 같은 기술을 먼저 출원하면 구제되지 않습니다. 공지예외는 내 공개를 없던 일로 해줄 뿐, 남의 출원보다 앞세워 주지는 않기 때문입니다.

해외 출원까지 보신다면 더 까다로워집니다. 유럽은 공인된 국제박람회 출품 등으로 범위가 제한되고, 중국은 6개월에 정부 승인 전시회로 한정됩니다. 국내에서 구제받아도 해외에서는 거절될 수 있습니다. 자세한 내용은 언제 출원해야 하나에 정리해 두었습니다.

조건 2 · 진보성

기존 기술로부터 쉽게 생각해낼 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없습니다. 거절이유통지의 대부분이 여기서 나옵니다. 세상에 완전히 없던 기술은 드물고, 대부분의 발명은 기존 기술의 조합이나 개량이기 때문입니다.

심사관의 논리는 거의 정해져 있습니다. “선행문헌 A에 이 구성이 있고 문헌 B에 저 구성이 있으니, 둘을 결합하는 것은 통상의 기술자에게 어렵지 않다”는 형태입니다.

이 논리를 깨는 세 가지 방법

결합할 이유가 없었다 — A와 B가 각각 존재했다는 것과, 그 둘을 합칠 동기가 있었다는 것은 다른 문제입니다. 해당 분야에서 두 기술을 결합할 이유가 없었다면 조합 자체가 쉬운 일이 아닙니다.

예상하지 못한 효과가 있다 — 두 구성을 합쳤더니 각각의 효과를 단순히 더한 것 이상이 나왔다면 그 자체가 진보성의 근거입니다. 이때 명세서에 비교 실험 데이터가 미리 들어 있느냐가 결정적입니다. 출원 후에는 원칙적으로 새 내용을 추가할 수 없기 때문입니다.

기술적 편견을 극복했다 — 업계에서 “그렇게 하면 안 된다”고 여겨지던 방향으로 갔는데 오히려 잘 되었다면, 쉽게 생각해낼 수 있는 발명이 아닙니다.

세 가지 모두 출원 단계에서 명세서에 재료를 심어두어야 나중에 쓸 수 있습니다. 거절이유를 받은 뒤에 급히 만들어낼 수 있는 논리가 아닙니다.

조건 3 · 산업상 이용가능성

실제로 만들어 쓸 수 있는 기술이어야 합니다. 에너지 보존 법칙에 반하는 영구기관처럼 물리적으로 구현이 불가능한 것, 인체를 대상으로 하는 수술·치료·진단 방법 등이 여기서 걸립니다.

일반적인 기업 출원에서 이 요건 때문에 거절되는 경우는 드뭅니다. 의료기기나 바이오 분야에서 ‘방법’ 청구항을 어떻게 쓸지 정리할 때 주로 문제가 되며, 이 경우 방법이 아니라 장치나 조성물 형태로 청구항을 구성하는 것이 실무적 해법입니다.

3년을 기다릴 수 없는 세 가지 경우

“언제 등록되나요”라는 질문에 2~3년이라고 답하면 “그때면 사업 끝납니다”라는 반응이 가장 흔합니다. 실제로 기다릴 수 없는 상황이 있습니다.

정부지원사업 — 국가 R&D 과제, 각종 인증, 조달청 등록에서 특허 보유가 가점이거나 요건입니다. 공고 마감이 정해져 있어 심사 순번을 기다릴 수 없습니다.

투자 유치 — IR 자리에서 “출원만 했습니다”와 “등록됐습니다”는 신뢰도가 다릅니다. 심사를 통과한 권리인지 아직 모르는 신청인지의 차이이기 때문입니다.

경쟁사 모방 — 등록 전에는 경고장을 보내거나 침해를 주장할 수 없습니다. 이미 유사 제품이 시장에 나왔다면 등록 시점이 곧 대응 시점입니다.

출원만 해두면 자동으로 심사가 진행되는 것이 아닙니다. 별도로 심사를 청구해야 순번이 잡힙니다.

일부러 늦추는 것도 전략입니다

3년이라는 기한은 여유가 아니라 선택권입니다. 사업 방향이 확정되지 않았다면 심사청구를 미루면서 시장 반응과 경쟁사 동향을 더 보실 수 있습니다. 그동안 출원일은 이미 확보되어 있으므로 선점 효과는 유지됩니다.

경쟁사의 제품이 나온 뒤에 청구하는 방법도 있습니다. 상대 제품을 보고 그것을 포섭하는 방향으로 청구항을 보정할 수 있기 때문입니다. 물론 명세서에 근거가 있어야 가능합니다.

반대로 위에서 본 세 가지 상황에 해당하신다면 미룰 이유가 없습니다. 심사청구와 함께 우선심사까지 검토하시는 편이 낫습니다.

신청할 수 있는 다섯 가지 경우

어떤 이유가 오나

대부분 진보성입니다. 그 밖에 신규성(동일한 기술이 이미 공개됨), 기재불비(청구항이 불명확하거나 발명의 설명이 뒷받침되지 않음), 선출원주의 위반(같은 기술을 남이 먼저 출원함) 등이 있습니다. 기재불비는 내용이 아니라 표현의 문제라 비교적 쉽게 해소되는 편입니다.

의견서와 보정서 — 무엇을 지키고 무엇을 내주나

대응 수단은 두 가지입니다. 의견서는 청구항을 그대로 둔 채 심사관의 논리를 반박하는 문서이고, 보정서는 청구항이나 명세서를 고치는 문서입니다. 보통 함께 제출합니다.

핵심은 무엇을 지키고 무엇을 내주느냐입니다. 심사관 논리를 꺾을 수 있다면 청구항을 건드리지 않고 의견서만으로 극복하는 것이 최선입니다. 그럴 수 없다면 보정으로 범위를 좁혀야 하는데, 이때 깎이는 폭을 최소화하는 것이 실력입니다.

한 번 좁힌 청구항은 되돌릴 수 없습니다. 게다가 보정 과정에서 한 주장은 나중에 침해 소송에서 권리범위를 해석할 때 불리하게 작용할 수 있습니다. 급하게 넓은 범위를 포기하는 대응은 당장의 등록에는 유리하지만 특허의 가치는 떨어뜨립니다.

대응 기한은 통상 4개월이며 연장 신청이 가능합니다.

세 가지 모두 명세서에 근거가 있어야 실효가 있습니다. 특히 분할출원은 원래 명세서에 적어둔 내용 안에서만 가능합니다.

등록결정 통지를 받으면 정해진 기간 안에 1~3년분 등록료를 한 번에 납부합니다. 납부하지 않으면 등록결정을 받고도 권리가 발생하지 않으니 주의하셔야 합니다.

특허권의 존속기간은 출원일로부터 최장 20년입니다. 등록일이 아니라 출원일이 기산점이라는 점이 중요합니다. 심사에 2년이 걸렸다면 실제로 권리를 행사할 수 있는 기간은 18년입니다.

등록 후에는 특허 내용이 공개됩니다. 누구나 열람할 수 있게 되므로 이 시점부터는 경쟁사가 내 특허를 보고 우회 설계를 시도할 수 있다고 보셔야 합니다. 청구항을 넓게 잡아두는 것이 중요한 또 하나의 이유입니다.

설정등록료로 3년분을 납부한 뒤에는 매년 연차료를 내야 권리가 유지됩니다. 납부기간을 놓치면 6개월의 추가납부기간이 주어지지만 가산료가 붙고, 그 기간마저 넘기면 권리가 사라집니다. 한 번 소멸한 특허는 원칙적으로 되살릴 수 없습니다.

연차료는 뒤로 갈수록 가팔라집니다. 그래서 7~9년차 무렵에 포기 여부를 검토하는 것이 실무입니다. 제품이 단종되었거나 사업 방향이 바뀌었다면 의도적으로 포기하는 것도 합리적인 선택입니다. 구체적인 금액은 설정등록료와 연차료에서 확인하실 수 있습니다.

중요한 것은 의도적인 포기와 깜빡 잊는 것은 다르다는 점입니다. 도아는 관리 중인 건의 납부 시점을 안내하고, 유지할 건과 정리할 건을 포트폴리오 단위로 함께 검토해 드립니다.

경쟁사 제품이 내 특허를 베낀 것 같다고 느끼셨다면, 바로 경고장을 보내기 전에 확인할 것이 있습니다. 상대 제품이 내 청구항의 구성요소를 모두 갖추고 있는가입니다. 하나라도 빠져 있으면 원칙적으로 침해가 성립하지 않습니다.

이 판단을 문서로 정리한 것이 침해감정입니다. 청구항을 구성요소별로 분해해 상대 제품과 하나씩 대응시키고, 문언적으로 일치하지 않는 부분은 균등론으로 포섭되는지까지 검토합니다.

경고장을 잘못 보내면 역공당합니다

감정 없이 경고장부터 보내는 것은 위험합니다. 상대가 가장 먼저 하는 대응이 무효심판 청구이기 때문입니다. 등록은 심사관 한 사람의 판단이지만, 무효심판에서는 상대가 자원을 들여 전 세계 문헌을 뒤져 옵니다. 심사 때 발견되지 않았던 선행문헌이 나오는 일이 드물지 않습니다.

분쟁 단계에 들어간 산업재산권의 50.3%가 효력을 잃는 이유가 여기에 있습니다. 침해가 아닌데 경고장을 보낸 경우 영업방해로 손해배상 책임을 질 수도 있습니다.

순서는 침해감정 → 상대 특허 포트폴리오 확인 → 내 특허의 무효 가능성 점검 → 경고장 또는 협상입니다. 도아의 두 대표 변리사는 무효조사와 침해소송을 모두 대리해 왔습니다.

이미 무효심판을 당하셨다면

대응 방향은 두 가지입니다. 인용된 문헌과 내 발명의 차이를 논증하거나, 정정심판으로 청구항을 다듬어 무효 사유를 피해 가는 방법입니다. 후자는 권리범위가 줄어들지만 특허 자체는 지킬 수 있습니다.