출원일이 중요한 이유는 우리나라가 먼저 출원한 사람에게 권리를 주기 때문입니다. 같은 기술을 두 사람이 개발했다면 먼저 개발한 쪽이 아니라 먼저 접수한 쪽이 특허를 받습니다. 접수한 그날로 출원일이 확정되고, 신규성과 진보성을 판단하는 기준일도 이 날짜가 됩니다.

반대로 출원만으로 할 수 있는 일은 제한적입니다. 제품에 ‘특허출원 중’이라고 표시해 경쟁사를 주춤하게 만들 수는 있지만, 그것만으로 상대의 판매를 막거나 손해배상을 청구할 수는 없습니다. 등록이 되어야 가능합니다.

등록되면 출원일로부터 최장 20년간 그 기술을 독점할 수 있습니다. 등록일이 아니라 출원일이 기산점이라, 심사가 길어질수록 실제로 권리를 쓰는 기간은 짧아집니다. 심사에 2년이 걸렸다면 실효 권리기간은 18년인 셈입니다. 사업 일정이 급하시다면 우선심사를 검토하시는 이유가 여기에 있습니다.

여기서 말하는 공개에는 본인이 한 공개도 포함됩니다. 실무에서 가장 안타까운 경우가 이것입니다. 논문 발표, 학회 포스터, 블로그 게시물, 유튜브 영상, 전시회 출품, 크라우드펀딩 오픈, 제품 판매 개시까지 전부 신규성을 무너뜨리는 사유가 됩니다.

이유는 신뢰 보호에 있습니다. 공개된 기술을 보고 누군가 공장을 짓고 투자를 받고 제품을 만들었는데, 뒤늦게 그 기술에 독점권을 준다면 그 사람들이 다칩니다. 그래서 한 번 공개된 기술은 원칙적으로 누구의 것도 아닌 상태가 됩니다.

이미 공개했다면 — 공지예외 12개월

본인이 공개한 경우라면 구제 장치가 있습니다. 공개일로부터 12개월 이내에 공지예외 주장을 하면서 출원하면 그 공개는 없던 것으로 봐줍니다.

다만 두 가지를 아셔야 합니다. 첫째, 그 12개월 사이에 제3자가 같은 기술을 먼저 출원하면 구제되지 않습니다. 공지예외는 내 공개를 없던 일로 해줄 뿐, 남의 출원보다 앞세워 주지는 않습니다. 둘째, 기산점이 언제인지가 사안마다 달라 실제로 며칠이 남았는지 계산에 판단이 필요한 경우가 많습니다.

해외까지 보신다면 더 급합니다

국내에서 구제받았더라도 해외에서는 거절될 수 있다는 뜻입니다. 해외 진출을 조금이라도 염두에 두고 계시다면 공개 전 출원 외에 안전한 길은 없습니다.

제가 진행해 온 수십, 수백억 원 가치의 기술이전 사례들도 시작은 메모 한 장, 냅킨 위의 스케치였습니다. 거친 아이디어를 시장에서 통하는 ‘법적 권리’로 정교하게 깎아내는 것이 변리사의 역할입니다.

특허는 물건 자체가 아니라 기술적 사상을 보호하기 때문입니다. 완성된 제품이나 도면이 반드시 있어야 하는 것은 아닙니다. 다만 넘어야 할 선이 하나 있습니다.

“어떻게 구현되는지”를 설명할 수 있어야 합니다. “스마트폰으로 반려동물의 건강을 관리하는 시스템” 정도는 착상일 뿐 아직 발명이 아닙니다. 어떤 데이터를 무엇으로 측정해서 어떤 방식으로 판단하는지가 나와야 명세서를 쓸 수 있고, 심사도 통과합니다.

상담 때 이 정도만 가져오시면 됩니다

손으로 그린 스케치나 개념도, 해결하려는 문제와 기존 방식의 한계, 그리고 알고 계신 경쟁 제품이나 유사 기술. 이 세 가지면 등록 가능성을 판단하고 청구항 방향을 잡기에 충분합니다.

정리되지 않은 상태로 오셔도 괜찮습니다. 정리하는 것이 저희 일입니다. 혼자 고민하시다 골든타임을 놓치지 마십시오. 이 분야에서 가장 흔한 손실은 잘못 낸 특허가 아니라, 늦게 낸 특허입니다.

무엇을 찾는 조사인가

제품명, 해결하려는 문제, 구성, 작동 관계와 효과를 각각 다른 표현으로 바꿔가며 검색하고, 가장 가까운 문헌과의 차이를 문장으로 설명할 수 있어야 합니다. 건수를 세는 작업이 아니라 차이를 언어화하는 작업입니다.

이때 결론부터 정해 놓고 자료를 끼워 맞추면 안 됩니다. 현재 가지고 계신 문서, 도면, 개발 이력과 공개 일정을 먼저 펼쳐 놓고 확정된 사실과 앞으로 보완할 계획을 나누는 것이 먼저입니다.

결과는 세 가지로 나눠 봅니다

그대로 진행 — 가장 가까운 문헌과의 차이가 명확하고, 그 차이를 청구항으로 붙잡을 수 있는 경우입니다.

설계를 바꿔 진행 — 선행기술이 발견되더라도 청구범위를 달리 구성하면 등록 가능성이 생기는 경우입니다. 표면상 유사해 보이던 기술이 실제로는 다른 원리를 다루고 있어 문제가 없는 경우도 여기에 해당합니다.

보완 후 재검토 — 지금 상태로는 차이를 설명할 재료가 부족한 경우입니다. 실험 데이터나 실시예를 더 확보한 뒤에 다시 보는 편이 낫습니다.

이 기준으로 선택지를 비교하면 무엇을 지금 실행하고 무엇을 뒤로 미룰지가 선명해집니다.

가장 위험한 접근

출원번호나 등록 가능성 같은 결과만 강조하는 것입니다. 특허는 제품 개발, 고객 검증, 투자와 지원사업 일정에서 떨어진 별도의 장식이 아닙니다.

어떤 문제를 어떤 구성으로 해결하고, 그 차이가 고객가치와 사업성으로 어떻게 이어지는지를 설명할 때 비로소 의미가 생깁니다.

덧붙여, 국내 데이터베이스만 보고 끝내면 안 됩니다. 심사관은 미국·유럽·일본·중국 문헌까지 인용하므로 조사 범위가 좁으면 심사 단계에서 예상하지 못한 문헌을 만나게 됩니다. 그때는 이미 명세서가 확정된 뒤라 대응 폭이 좁습니다.

실시예를 넓게 확보해야 하는 이유

출원 후에는 명세서에 새로운 내용을 추가할 수 없습니다. 이것이 명세서 작성에 공을 들여야 하는 가장 실무적인 이유입니다.

예를 들어 어떤 부품의 재질을 알루미늄으로만 적어두었다면, 나중에 심사관이 알루미늄 사례를 인용하며 거절할 때 “구리도 됩니다”라고 주장하기 어렵습니다. 처음부터 다양한 재질, 다양한 수치 범위, 다양한 응용 형태를 실시예로 넣어두어야 보정할 여지가 생깁니다.

진보성 대응도 마찬가지입니다. 기존 기술 대비 효과가 뛰어나다는 점을 주장하려면 비교 데이터가 명세서에 미리 들어 있어야 합니다. 거절이유를 받은 뒤에 실험해서 제출하는 것은 원칙적으로 인정되지 않습니다.

사무소마다 결과물이 가장 크게 갈리는 지점이 여기입니다. 같은 발명을 듣고도 실시예를 3개 확보하느냐 15개 확보하느냐에 따라 나중에 쓸 수 있는 카드의 수가 달라집니다.

예시를 보여드리겠습니다

죽을 끓이는 방법으로 특허를 받는다고 해보겠습니다. 핵심 단계는 세 가지입니다. 식재료를 선정하고, 손질하고, 끓인다.

이 세 가지만 콤팩트하게 청구항에 들어가 있어야 누군가 이 기술을 그대로 따라 하거나 살을 붙여 악용할 때 침해로 잡아낼 수 있습니다. 그런데 기술을 콤팩트하게 쓸수록 이미 존재하던 선행기술과 겹칠 확률이 커져 심사가 까다로워집니다.

여기서 등록을 장담한 사무소는 거절을 피하려고 청구항에 구성을 덧붙이기 시작합니다. “믹서기에 간다”, “섭씨 80도로 가열한다” 같은 것들입니다. 기존 기술과 달라지므로 등록은 잘 됩니다.

문제는 그다음입니다. 경쟁사가 내 죽 제조법을 그대로 베끼면서 ‘믹서기에 가는 단계’ 하나만 생략하면, 법적으로 아무런 제재를 가할 수 없습니다. 구성요소 완비의 원칙 때문입니다. 청구항에 적힌 구성을 전부 갖춰야 침해이고, 하나라도 빠지면 침해가 아닙니다.

등록률 99%가 위험 신호인 이유

청구항의 콤팩트함과 등록률은 시소 관계에 있습니다. 등록률을 올리려면 청구항에 구성을 덧붙여야 하고, 덧붙일수록 권리는 좁아집니다. 등록을 100% 장담한다는 말은 권리를 얼마든지 좁히겠다는 말과 다르지 않습니다.

그래서 공격적인 권리범위를 설정하다 발생하는 거절은 나쁜 신호가 아닙니다. 더 강력한 특허를 만들기 위한 과정에 가깝습니다. 거절이유에 어떻게 대응하는지는 거절이유통지 대응에서 보실 수 있습니다.

독립항과 종속항

독립항은 다른 항을 인용하지 않는 청구항으로 가장 넓은 권리범위를 담습니다. 종속항은 독립항을 인용하면서 구성을 추가해 범위를 좁힌 항입니다.

종속항은 비용만 늘리는 항목처럼 보이지만 실제로는 보험입니다. 무효심판에서 독립항이 깨져도 종속항이 살아남으면 그 범위로 권리를 유지할 수 있습니다. 다만 실제로 다른 방어선을 만들어 주지 못하는 형식적 종속항은 심사청구료만 늘립니다.

서류를 접수하는 일 자체는 어렵지 않습니다. 문제는 무엇을 써서 접수하느냐입니다.

앞서 보신 것처럼 명세서는 출원 후 새 내용을 추가할 수 없고, 청구항 한 문장이 권리의 크기를 정합니다. 직접 작성하시는 경우 대개 제품 설명서처럼 쓰게 되는데, 그러면 내가 만든 그 물건만 보호되고 조금만 바꾼 경쟁 제품은 막지 못합니다. 등록은 될 수 있어도 쓸 수 없는 권리가 됩니다.

비용을 아끼실 목적이라면 우선 선행기술조사만이라도 받아보시는 것을 권합니다. 등록 가능성이 낮은 기술이라면 직접 출원하실 필요도 없어지고, 가능성이 있다면 그때 판단하셔도 늦지 않습니다.

하나만 고르는 것이 아닙니다. 실무에서는 겹쳐 씌우는 전략을 씁니다. 새로운 구조의 주방용품이라면 기술 원리는 특허로, 눈에 보이는 형태는 디자인으로, 브랜드는 상표로 각각 보호하면 경쟁사가 빠져나갈 틈이 줄어듭니다.

특허와 실용신안을 함께 활용하는 방법도 있습니다. 물품의 형상·구조·조합을 개량함과 동시에 그 제조방법도 개선한 발명이라면, 물건 발명은 실용신안으로 출원하면서 제조방법 발명은 특허로 출원하는 전략을 고려할 수 있습니다.

대신 발명을 한 종업원에게는 정당한 보상을 받을 권리가 있습니다. 보상액은 그 발명으로 회사가 얻을 이익과 발명자의 기여도를 함께 봅니다.

자주 벌어지는 문제점

퇴사 — 재직 중 한 발명에 대한 보상 문제는 퇴사 후에 제기되는 경우가 많습니다. 보상 규정과 지급 이력을 남겨두지 않은 회사가 불리해집니다.

외주·프리랜서 — 직무발명 규정은 고용 관계를 전제로 합니다. 외주 개발자가 만든 결과물의 특허받을 권리는 계약서에 명시하지 않으면 회사로 넘어오지 않습니다.

공동연구 — 두 회사가 함께 연구한 결과물은 공유가 되기 쉽고, 공유 특허는 상대 동의 없이 실시권을 줄 수 없어 활용이 제약됩니다. 연구 시작 전에 지분과 실시 조건을 정해두시는 편이 낫습니다.

덧붙여 출원인 명의도 미리 정하셔야 합니다. 법인 명의로 낼지 대표 개인 명의로 낼지에 따라 관납료 감면율과 나중의 양도 절차가 달라집니다.