특허 분쟁은 대부분 소장이 아니라 경고장 한 장으로 시작됩니다. 그리고 그 경고장을 어떻게 쓰고, 어떻게 답하느냐에 따라 협상으로 끝날지 소송으로 갈지가 상당 부분 결정됩니다.
안녕하세요, 특허법률사무소 도아입니다. 저희는 애플, 엔비디아, 테슬라, 텐센트, 화웨이, 알리바바, 쿠팡, 아우디, 도요타, LG화학 같은 기업들의 특허 분쟁을 서울대학교·김앤장 법률사무소 출신 대표 변리사 2인이 직접 다뤄왔고, 경고장을 보내는 쪽과 받는 쪽 모두를 대리해본 경험이 있습니다.
경고장을 “일단 겁을 주는 편지” 정도로 생각하시는 경우가 많습니다. 하지만 특허 침해 경고장은 이후 손해배상 액수와 형사 책임, 보상금 청구권에까지 영향을 미치는 법적 문서입니다. 반대로 받는 쪽에서 섣불리 인정하거나 무시하면, 나중에 소송에서 불리한 증거로 돌아오기도 합니다.
이 글에서는 경고장이 법적으로 어떤 효과를 갖는지, 보내는 쪽이 반드시 담아야 할 내용과 피해야 할 실수, 받는 쪽이 회신 전에 확인해야 할 사항과 선택할 수 있는 대응 수단까지 정리해드립니다. 끝까지 읽으시면 지금 손에 든 경고장을 어떻게 다뤄야 할지 판단하실 수 있게 되실 겁니다.
📌 특허 침해 경고장 핵심 요약
- 고의 입증: 경고장을 받은 뒤에도 실시를 계속하면 고의 침해로 인정될 가능성이 커지고, 이 경우 손해액의 최대 5배까지 배상이 가능합니다.
- 보상금 청구: 출원공개 후 등록 전 단계에서는 경고를 해두어야 등록 후 그 기간에 대한 보상금을 청구할 수 있습니다.
- 필수 기재사항: 특허번호와 권리 현황, 침해로 보는 제품, 청구항과 제품의 대비, 요구사항, 회신 기한을 구체적으로 담아야 합니다.
- 발송 대상 주의: 근거 없이 거래처·유통사에 경고장을 뿌리면 오히려 영업방해 등으로 역으로 책임을 질 수 있습니다.
- 받았을 때: 특허 상태, 청구항 대비, 유효성을 먼저 확인한 뒤 비침해 회신, 무효심판, 회피설계, 라이선스 중 대응 수단을 고릅니다.
혹시 “이 경고장, 어떻게 대응해야 할까?” 싶으셨다면, 그 판단은 저희도 특허와 제품을 직접 비교하기 전까지는 내리지 않습니다.
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목차
특허 침해 경고장의 법적 효과
경고장은 이후 분쟁에서 고의 침해를 입증하는 근거가 되고, 등록 전 단계에서는 보상금 청구권을 확보하는 요건이 됩니다.
고의 침해의 근거가 가장 중요한 효과입니다. 경고장을 받은 시점부터 상대방은 “특허가 있는 줄 몰랐다”고 주장하기 어려워집니다. 그 이후에도 실시를 계속했다면 고의 침해로 인정될 가능성이 높아지고, 2024년 8월부터는 고의 침해에 대해 손해액의 최대 5배까지 배상을 명할 수 있게 되었습니다. 형사 책임을 묻는 데에도 고의가 필요하기 때문에, 경고장은 민사와 형사 양쪽에서 출발점 역할을 합니다.
보상금 청구권의 요건도 있습니다. 특허가 아직 등록되기 전이라도 출원공개가 된 뒤라면, 그 발명을 실시하는 사람에게 서면으로 경고해둘 수 있습니다. 그러면 나중에 특허가 등록되었을 때, 경고 후 등록 전까지의 실시에 대해 실시료 상당의 보상금을 청구할 수 있습니다. 경고 없이 지나간 기간은 원칙적으로 보상금을 받기 어렵기 때문에, 출원 단계에서 모방품을 발견했다면 등록을 기다리지 말고 경고부터 해두는 것이 유리합니다.
협상의 기록이라는 의미도 있습니다. 경고장과 그 회신은 이후 소송에서 양측이 언제 무엇을 알고 어떻게 주장했는지 보여주는 증거가 됩니다. 그래서 보내는 쪽도, 받는 쪽도 문장 하나하나를 신중하게 써야 합니다.
경고장에 반드시 담아야 할 내용
특허번호와 권리 현황, 침해 제품의 특정, 청구항과 제품의 대비, 구체적인 요구사항, 회신 기한을 빠짐없이 담아야 실효성이 생깁니다.
권리 현황에는 특허번호, 권리자, 등록일과 존속기간을 적고, 연차료가 납부되어 권리가 살아 있는지 확인해 기재합니다. 소멸된 특허로 경고장을 보내는 실수가 의외로 자주 발생합니다.
침해 제품의 특정은 제품명, 모델번호, 판매처처럼 상대방이 어떤 제품을 말하는지 오해할 여지가 없게 적습니다.
청구항과 제품의 대비는 경고장의 핵심입니다. “우리 특허를 침해했다”는 선언만으로는 상대방이 진지하게 받아들이지 않습니다. 청구항의 구성요소를 하나씩 나열하고, 상대 제품의 어느 부분이 그 구성에 해당하는지 대응시켜야 합니다. 특허 침해는 청구항 구성을 전부 실시해야 성립하기 때문에, 이 대비가 탄탄할수록 상대방이 협상 테이블에 나올 가능성이 높아집니다. 청구항 구조는 [특허청구범위] 글에서 예시와 함께 다뤘습니다.
요구사항과 회신 기한은 생산·판매 중단, 재고 처리, 손해배상, 라이선스 협의 중 무엇을 원하는지 분명히 하고, 통상 2~4주 정도의 회신 기한을 정합니다. 발송은 도달 사실과 내용이 남도록 내용증명 우편으로 하는 것이 일반적입니다.
경고장을 보낼 때 피해야 할 실수
근거가 약한 상태에서 상대방의 거래처나 유통사에까지 경고장을 보내면, 오히려 영업방해 등으로 역으로 책임을 질 수 있습니다.
경쟁사를 압박하려고 그 회사의 거래처, 온라인 쇼핑몰, 유통사에 일제히 경고장을 보내는 경우가 있습니다. 거래처 입장에서는 분쟁에 휘말리기 싫어 거래를 끊기 쉽고, 그만큼 효과가 큽니다. 그러나 나중에 침해가 아닌 것으로 밝혀지거나 특허가 무효가 되면, 경고장 발송으로 상대방의 거래가 끊긴 데 대해 손해배상 책임을 지는 상황이 생길 수 있습니다.
그래서 경고장을 보내기 전에는 우리 특허가 무효 공격을 견딜 수 있는지, 침해 대비가 탄탄한지를 먼저 점검해야 합니다. 국내 무효심판 인용률이 약 50%에 이르는 만큼, 경고장은 우리 특허의 유효성을 점검한 뒤에 보내는 것이 원칙입니다. 거래처에 보낼 필요가 있다면 문구를 사실관계 위주로 절제해서 쓰는 것이 안전합니다.
경고장을 받았을 때 확인할 5가지
회신하기 전에 특허의 현재 상태, 권리자, 청구항과 우리 제품의 대비, 특허의 유효성, 우리 쪽 실시 시점을 차례로 확인해야 합니다.
첫째, 특허가 실제로 살아 있는지 확인합니다. 키프리스에서 특허번호로 조회하면 등록 여부, 연차료 납부 상태, 존속기간 만료 여부를 볼 수 있습니다. 조회 방법은 [특허 조회] 글에서 정리해두었습니다.
둘째, 경고장을 보낸 사람이 정당한 권리자인지 확인합니다. 특허권이 양도되었거나 전용실시권이 설정된 경우, 경고장을 보낸 쪽이 실제로 권리를 행사할 수 있는 지위인지 따져봐야 합니다.
셋째, 청구항과 우리 제품을 직접 대비합니다. 경고장에 적힌 주장만 믿지 말고, 청구항의 구성요소를 우리 제품이 전부 갖추고 있는지 하나씩 확인합니다. 구성 하나라도 빠져 있다면 원칙적으로 침해가 아닙니다.
넷째, 그 특허가 유효한지 검토합니다. 출원 전에 이미 공개된 선행기술이 있다면, 그 특허는 무효심판으로 무너뜨릴 수 있습니다.
다섯째, 우리가 언제부터 실시했는지 확인합니다. 상대방 출원 전부터 같은 기술을 실시하고 있었다면, 선사용에 따른 통상실시권이 인정될 여지가 있습니다.
경고장을 받은 뒤 선택할 수 있는 대응
검토 결과에 따라 비침해 회신, 소극적 권리범위확인심판, 무효심판, 회피설계, 라이선스 협상 중에서 대응 수단을 고릅니다.
비침해 의견 회신은 청구항과 제품을 대비해 침해가 아닌 이유를 논리적으로 설명하는 방식입니다. 회신서 역시 이후 증거가 되므로, 침해를 인정하는 듯한 표현은 피해야 합니다.
소극적 권리범위확인심판은 “우리 제품은 상대 특허의 권리범위에 속하지 않는다”는 판단을 특허심판원에서 먼저 받아두는 절차로, 이후 협상이나 소송에서 강력한 근거가 됩니다.
무효심판은 상대 특허 자체를 없애는 가장 강한 반격입니다. 실무에서는 비침해 주장과 무효 주장을 함께 준비하는 경우가 많습니다. 자세한 절차는 [특허 무효심판 대응] 글에서 다뤘습니다.
회피설계는 청구항의 구성 중 일부를 빼거나 바꿔 침해를 피하는 방법이고, 라이선스 협상은 실시료를 내고 계속 실시하는 방법입니다. 어떤 수단이 맞을지는 우리 사업에서 그 제품이 차지하는 비중과, 상대 특허의 강도에 따라 달라집니다.
특허 침해 경고장은 보내는 쪽에게는 고의 입증과 협상의 출발점이고, 받는 쪽에게는 냉정한 검토가 필요한 신호입니다. 오늘 정리해드린 내용이 지금 손에 든 경고장을 어떻게 다룰지 판단하시는 데 도움이 되셨기를 바랍니다.
당장 결정을 내리지 않으셔도 괜찮습니다. 상황을 조금 더 정리하신 뒤 다시 찾아주셔도 좋고, 궁금한 점이 떠오르시면 편하게 남겨주세요.
< 자주 묻는 질문 >
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경고장을 무시하면 어떻게 되나요?
무시하는 것 자체가 가장 위험한 대응입니다. 경고장 수령 이후의 실시는 고의 침해로 인정될 가능성이 높아지고, 고의가 인정되면 배상액이 손해액의 최대 5배까지 늘어날 수 있습니다. 검토 결과에 따라 반박하든 협상하든, 어떤 형태로든 대응하셔야 합니다.
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경고장은 꼭 변리사나 변호사 명의로 보내야 하나요?
법적 의무는 없지만, 전문가 명의로 보내는 편이 실효성이 높습니다. 청구항 대비와 법적 근거가 담긴 경고장일수록 상대방이 진지하게 받아들이고, 불필요한 역공의 빌미도 줄어듭니다.
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출원만 한 상태에서도 경고장을 보낼 수 있나요?
출원공개 후라면 보낼 수 있고, 보내두는 것이 유리합니다. 경고 후 등록 전까지의 실시에 대해 등록 후 보상금을 청구할 수 있기 때문입니다. 다만 침해금지나 손해배상 청구는 등록 후에만 가능합니다.
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경고장을 받고 바로 판매를 중단해야 하나요?
검토 전에 성급하게 중단하거나 침해를 인정할 필요는 없습니다. 다만 검토 기간 동안의 실시도 고의 판단에 영향을 줄 수 있으므로, 가능한 한 빨리 전문가 검토를 받아 방향을 정하시는 것이 좋습니다.
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경고장 이후 소송까지 가는 경우가 많나요?
상당수는 회신과 협상 단계에서 라이선스나 회피설계 합의로 마무리됩니다. 소송까지 가는 경우의 절차는 [특허소송이란] 글에서, 침해 판단 기준은 [특허침해] 글에서 정리해두었습니다.
